プロダクト・バイ・プロセス・クレーム最高裁判決について（私見）

先のプロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する最高裁判決（平成２７年６月５日の最高裁判決（平成２４年（受）第１２０４号、同２６５８号）は、発明の要旨認定の基準を、出願審査段階と権利行使段階で統一的にしようとしたものと解される。この判決時点でまだ出願審査段階にあり、かつ補正可能である特許出願については、今後適切な補正を行うことによって上記判例に則した補正が可能である。

しかし、現行法の下では、特許後あるいは補正可能期間外にある特許出願については、特許後に訂正可能な特許請求の範囲が大幅に制限されている。

例えば、特許後にプロダクト・バイ・プロセス・クレームを製造方法のクレームに訂正することはできない（特許法第126条第6項）。一方、長年の特許裁判の実務に照らしてみると、クレーム中に記載された製法に限定解釈して侵害判断がなされた事例は数多くみられる。

そのような過去の判決の蓄積を顧みることなく、今般の判例の射程が一律にすでに登録されているすべての特許にまで影響が及ぶとなると、実務に与える影響が甚大となりすぎ、大きな問題があると言わざるを得ない。

従って、今般の判決を前提とする実務を考えるとするならば、本判決を受けて今後無効理由を有することになるプロダクト・バイ・プロセス・クレームを適切に製造方法のクレーム等が訂正請求・訂正審判等で救済可能となるような立法的解決がすみやかに図られるべきであるし、あるいは、そもそもの発端となった今般の最高裁判決そのものが見直されるべきではないか、との意見がある。

小職は、このような意見（特に後者）に賛同したい。

 

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2016年6月9日追記

PBPから生産方法へのカテゴリー変更が認められる審決（訂正2016-390005）がでている。なお、下記特許庁ウェブサイトによれば、「一律に訂正が認められるものではなく、事件ごとに個別に判断され」ると見解が付記されている。あくまで現行法の枠内で対応可能という解釈のようである。

特許庁ウェブサイトより
「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの「物」の発明から「物を生産する方法」の発明へのカテゴリー変更を含む訂正審判事件の審決について」　https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/info-pbp_teisei_sinpan.html