プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査・審判の取扱い

平成２７年６月５日の最高裁判決（平成２４年（受）第１２０４号、同２６５８号）を受け、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査等の取扱いについてが特許庁より公表された。なお、「今回の取扱いは、審査においては、今後の特許出願に限らず、既に出願されたものも対象とします。同様に、今後請求される審判事件、特許異議申立事件、判定事件（以下、「審判事件等」という。）に限らず、現在係属中の審判事件等も対象とします。したがって、既に成立している特許に対する審判事件等も対象とします。」とあるので、実務への影響は非常に広範囲に及ぶと考えられる。

（補足）
従前の審査に加えて、「明確性要件」の判断手法がより具体的に記載された。
先の最高裁は、特許請求の範囲に記載された方法に限定されない広い権利解釈を可能にする「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」の記載を認めつつも、特許請求の範囲の記載要件が大幅に緩和された平成６年特許法改正の趣旨を踏まえて、発明の明確性（特許法第３6条第６号第２号）が担保されなければならない、とした。また、最高裁は、出願人が負うべき発明の明確性についての主張・立証責任の要件を、先の知財高裁における『不可能・困難要件』（不可能又は困難であるとの事情）から『不可能・非実際的』要件（不可能又は非実際的であるとの事情）に一部緩和したものと解される。

「不可能・非実際的事情」に関する当面の判断について、該当する類型・具体例が２つ示されている。

類型(i) ：　出願時において物の構造又は特性を解析することが技術的に不可能であった場合
類型(ii)：　特許出願の性質上、迅速性等を必要することに鑑みて、物の構造又は特性を特定する作業を行うことに著しく過大な経済的支出や時間を要する場合

多くのケースでは、出願人・特許権者側は「非実際的事情」を主張・立証していく必要があるであろう。実務的には、審査官や裁判官・相手方当事者が合理的な疑義を示せない程度にこの非実際的事情を主張・立証していくことが重要になると思われる。

また、最高裁判決での言及は無かったが、判決はあくまで原則論であり、裁判所における特許発明の技術的範囲の解釈において、明細書中の発明の詳細な説明や出願経過が参酌された結果、特許請求の範囲に記載した製法に限定して発明の保護範囲が解釈される余地は、当然に残されているものと解すべきであろう。

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プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査・審判の取扱い等について（特許庁ウェブサイトより）
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/product_process_C150706.htm